Após longo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529, que durou mais de um mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalmente chegou a uma conclusão a respeito do parágrafo único do artigo 40 da Lei n° 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI).

A regra questionada previa que o prazo de vigência da patente não seria inferior a 10 anos para patentes de invenção, e 7 anos para modelo de utilidade, contados a partir da concessão, exceto quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) fosse impedido de proceder ao exame do mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Em 06 de maio de 2021, nove dos 11 ministros da Suprema Corte concordaram que a regra é inconstitucional. No entanto, todos concordaram em adiar a decisão sobre a modulação dos efeitos da decisão até 12 de maio de 2021. 

De acordo com a legislação brasileira, a modulação para restringir ou estabelecer o prazo inicial dos efeitos da decisão é possível, desde que a votação seja por maioria qualificada, ou seja, dois terços dos ministros do STF.

No dia 12 de maio de 2021, oito dos 11 ministros concordaram que a regra é considerada inconstitucional, a partir da publicação da decisão da Suprema Corte, com algumas exceções. Em resumo, decidiram que:

(i) Todas as patentes farmacêuticas e de dispositivos médicos concedidas a partir de 8 de abril de 2021 passam a ostentar período de vigência de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no de modelo de utilidade, contatos do depósito;

(ii) Nos casos de as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, a norma será considerada inconstitucional;

(iii) As patentes farmacêuticas e de dispositivos médicos que, no dia da publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, só estejam válidas devido à aplicação do parágrafo único, terão suas datas reduzidas de acordo com a regra de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no de modelo de utilidade, contatos do depósito.

Contudo, independentemente da redução do prazo, todos os “efeitos concretos” produzidos em decorrência da vigência das patentes com o prazo previsto no parágrafo único, ainda serão considerados válidos até a data de publicação da decisão. Por exemplo, os efeitos de um contrato de licenciamento firmado quando a patente era válida apenas em virtude do parágrafo único, vigorou até a data da concessão. Da mesma forma, também é válida a compra de medicamentos ocorrida quando a patente era válida, não podendo o comprador pedir indenização;

(iv) Outras patentes concedidas com a aplicação do parágrafo único, que não sejam patentes farmacêuticas nem de dispositivos médicos, permanecem com o prazo estendido decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI; e,

(v) Tendo em vista que a publicação da ata de julgamento ocorreu em 13.05.2021, o INPI, ao conceder uma patente, não mais poderá fazê-lo com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI, de modo que o privilégio durará pelos prazos de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no de modelo de utilidade, contatos do depósito.