Pela primeira vez, um tribunal brasileiro analisou o mérito de um pedido de PTA e reconheceu o direito do titular da patente à prorrogação do prazo de vigência, devido a atrasos excessivos e injustificados por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A medida aconteceu em 12 de maio de 2025, sob proferimento da 4ª Vara Cível Federal do Distrito Federal. O caso em questão é da GENZYME CORPORATION e THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, de número 1088996-39.2021.4.01.3400

Trata-se de um marco no contexto das ações judiciais sobre Ajuste de Prazo de Patentes (PTA) no Brasil. Desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial (LPI) em 12 de maio de 2021, as patentes concedidas pelo INPI não fazem mais jus à proteção automática de 10 anos caso o exame dure mais da metade da regra geral de 20 anos a partir do depósito do pedido de patente (ou 15 anos no caso de pedidos de modelos de utilidade).

As empresas que possuem patentes impactadas pela decisão citada vêm acionando o Poder Judiciário com argumentos para solicitar prorrogações pontuais e específicas por determinação judicial devido a circunstâncias e atrasos não provocados pelo titular da patente.

A sentença no caso da Genzyme, no entanto, parece ter ido além, concluindo que a empresa faz jus ao prazo de 10 (dez) anos contados da concessão da patente, tal como previa o agora extinto parágrafo único do artigo 40, da LPI. A sentença ainda não foi publicada e espera-se que o INPI interponha recurso de apelação com efeito suspensivo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Nossos advogados Paulo Armando e Isabelle Ilicciev ressaltam a importância de acompanhar os casos de PTA em curso, pois a uniformização do entendimento acerca da aplicação do julgado em controle concentrado se resolverá, evidentemente, no STF: “Há uma tendência otimista quanto aos impactos da decisão na ADI 5.529 daqui para frente. No entanto, para as patentes alcançadas por essa decisão vinculante, ou players no mercado que visam lançar produtos com esta (ou similar) tecnologia, ter uma definição no judiciário ou contar com novas disposições legais será produtivo para a segurança e previsibilidade no mercado, seja admitindo ou fechando a via judicial de PTA.”